בקשה לרישום סימן מסחר מחוץ לישראל - פרוטוקול מדריד

מהו פרוטוקול מדריד?

, כ"ג בסיון תשע"ט

פרוטוקול מדריד
פרוטוקול מדריד
צילום: pixabay

סימן מסחר היא זכות קניין רוחני המעניקה הגנה טריטוריאלית לבעל הסימן בכל מדינה בה הוא נרשם. בעבר נדרשו אנשים וחברות אשר ביקשו לרשום את סימני המסחר שלהם במדינות שונות לפנות למשרד עורכי דין העוסק בתחום בכל מדינה ומדינה ולהגיש בקשה לרישום סימן מסחר.

פרוטוקול מדריד הוא הסכם המאפשר רישום של סימני מסחר באופן בינלאומי, ומטרתו להנגיש ולייעל את הליך רישום סימני המסחר. על הפרוטוקול, שנקבע במסגרת אמנה שהתקבלה במדריד בשנת 1989, חתומות למעלה מ-100 מדינות שהצטרפו במהלך השנים, וישראל אף היא הצטרפה אליו בשנת 2010.

הפרוטוקול קובע מהי דרך הרישום של סימן המסחר, מה ההסדרים שיחולו על בקשות הרישום, וכי מערכת הרישום תנוהל על ידי המשרד הבינלאומי World Intellectual Property OrganizationWIPO (הארגון העולמי לקניין רוחני).

עד לחתימת הפרוטוקול, רישום סימן מסחר במספר מדינות דרש הגשה של בקשה בכל מדינה ומדינה וניהול הליכי רישום בנפרד. כעת, הפרוטוקול מאפשר הגשה של בקשת רישום לסימני מסחר באופן מרוכז בכל המדינות החתומות באמנה, מבלי לפנות לרישום בכל מדינה בנפרד, ובכך ניתן לחסוך עלויות וזמן יקר.

מהו התהליך?

ראשית, יש להגיש בקשה לרישום סימן מסחר במדינת המקור. לאחר מכן, במידה והמגיש עומד באחד משלושת הקריטריונים – פעילות מסחרית, מגורים או אזרחות במדינת המקור, ניתן להגיש בקשה בינלאומית לרישום סימן המסחר בכל המדינות החברות בפרוטוקול. הבקשה לרישום בינלאומי תוגש באמצעות משרד הפטנטים וסימני המסחר הישראלי.

בשלב זה, WIPO בוחן בצורה טכנית כי הבקשה עומדת בתנאים הפורמליים, ובמידה ויש עמידה בתנאים, הבקשה מועברת לבחינה מהותית בכל מדינה ומדינה. לכל מדינה עומדת תקופה החל מ-12 חודשים, 18 חודשים או 18 ומעלה (בהתאם למוסכם בפרוטוקול) לבחון את הבקשה. בהיעדר דחייה התוצאה היא קבלה אוטומטית של הבקשה, אלא אם הוגשה

האם בכל מצב כדאי לי לבצע רישום בינלאומי?

פרוטוקול מדריד ללא ספק פותח הזדמנות נהדרת לבעלי סימן מסחרי בישראל ומאפשר הגנה בינלאומית בצורה פשוטה וזולה יותר.

היתרונות של ההסדר אינם מועטים –

הגשה של בקשה אחת מרוכזת במקום התעסקות רבה ובירוקרטיה מסורבלת, תוך חיסכון בזמן, כסף ועיסוק בעורכי דין זרים מחו"ל לצורך הגנה בינלאומית. אמנם עדיין קיימים חללים, אך ניתן לומר שמרבית מדינות אירופה, ארה"ב והמדינות המתועשות באסיה חברות באמנה, מה שמאפשר הגנה מרבית בפחות מאמץ.

יתרון משמעותי נוסף הוא החידוש. ברגע שהבקשה אושרה היא תקפה ל-10 שנים, וניתן לחדשה ל-10 שנים נוספות, באמצעות בקשה שמוגשת גם היא בצורה מרוכזת בכל המדינות החברות בפרוטוקול.

אולם לצד היתרונות ישנם גם חסרונות, ולא תמיד כל בעל סימן מסחר נזקק לרישום בכל המדינות. לא בכל סיטואציה יש לרוץ ולבצע רישום בינלאומי. אל לנו לשכוח כי בקשה כזו כורכה באגרות ותשלומים, שלפעמים משולמים לא לצורך.

אחד החסרונות המשמעותיים של הפרוטוקול מתבטא בכך שהבקשה הבינלאומית תלויה בבקשה במדינת המקור, במשך 5 השנים הראשונות. כך שאם הרישום במדינת המקור נדחה או נתקל בהתנגדות על ידי צד שלישי, הרישום הבינלאומי נדחה או מקבל התנגדות בהתאם בכל מדינה ומדינה.

לעיתים ניתן להסתפק ברישום במדינת המקור או לכל היותר במספר בודד של מדינות נוספות. מחזקת זאת העובדה שישנה גמישות במידה ובעל סימן המסחר מחליט מאוחר יותר שברצונו להתרחב ולרשום את סימן המסחר במדינות נוספות. בהמשך ניתן להמיר את הבקשות הבודדות שהוגשו קודם לכן, ולהרחיב את הבקשה לבקשה בינלאומית בהתאם לפרוטוקול מדריד. לכן, ישנם מקרים בהם עדיף להתחיל ברישום בודד ובהתאם להתנהלות לעדכן את הרישום בשלב מתקדם יותר.

מה עליי לעשות?

כל מקרה הוא שונה, כל מקרה לגופו. כדי לדעת מהי הדרך הנכונה ביותר עבורך, מומלץ להתייעץ ולהיעזר בעורך דין המתמחה ברישום סימני מסחר וידע להכווין לרישום הנכון – מקומי, בישראל או בינלאומי ככל ונדרש.

הגשת בקשה בינלאומית דורשת בקיאות בתנאים, בדרישות ובקריטריונים המתבקשים, והסתייעות בעורך הדין המתמחה בתחום יכולה להקל ופעמים אף להוזיל ולחסוך הליכים מיותרים או טעויות שגוררות היארכות התהליך וסחבת.

המאמר נכתב ע״י משרד עו״ד שוק-שקד נחמן